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Le sort des marques, dessins et modèles de l’Union européenne face au Brexit

09 octobre 2020

Le Royaume-Uni ayant officiellement quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, une période de transition s’est ouverte à compter de cette date durant laquelle le régime européen de protection des droits de propriété intellectuelle est maintenu au Royaume-Uni.

A compter 1er janvier 2021, cette période de transition s’achèvera, faisant place à de nouveaux enjeux pour les titres européens enregistrés auprès de l’EUIPO (marques, dessins et modèles) qu’il est important de prendre en compte.

Les titres enregistrés avant le 1er janvier 2021

En premier lieu, précisons que les titres enregistrés auprès de l’EUIPO au plus tard le 31 décembre 2020 bénéficieront d’une conversion automatique et gratuite en des titres britanniques identiques, disposant des mêmes caractéristiques et dates de dépôt. Seuls les numéros d’enregistrement de ces nouveaux titres britanniques seront modifiés et se présenteront sous les formes suivantes :

  • Pour les marques : « UK009 [huit derniers chiffres de la marque de l’Union européenne] » ou « UK008 [huit derniers chiffres du numéro d’enregistrement du Protocole de Madrid] » (dans le cas d’une marque internationale désignant l’Union européenne) ;
  • Pour les dessins et modèles : « 9 [numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’Union européenne] » ou « 8 [numéro d’enregistrement international] » (pour les dessins ou modèles internationaux désignant l’Union européenne).

Les titres de l’Union européenne subsisteront mais seront convertis en titres nationaux pour le territoire britannique.

L’antériorité pouvant être revendiquée pour ces titres restera la même mais s’attachera désormais uniquement au titre britannique nouvellement obtenu et non au titre de l’Union européenne préexistant.

Aucune notification ne sera envoyée aux titulaires des titres convertis. Il sera donc nécessaire de vérifier que l’enregistrement a été correctement effectué auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO). Afin d’éviter tous problèmes et coûts supplémentaires liés à la conversion, il est recommandé d’effectuer dès maintenant, auprès de l’EUIPO, les changements n’ayant pas encore été enregistrés (noms, adresses ou autres informations).

De manière générale, il convient, avant le 31 décembre 2020 de :

  • Compléter toute formalité de dépôt,
  • Répondre à toute action de l’EUIPO soulevant des objections relatives à des formalités,
  • Solliciter la publication des demandes différées.

Finalement, les licences en vigueur à la fin de la période de transition portant sur des titres de l’Union européenne et enregistrées auprès de l’EUIPO s’appliqueront aux titres du Royaume-Uni équivalents obtenus, à condition d’être enregistrées auprès de l’UKIPO dans un délai de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.

Les titres en cours d’enregistrement au 1er janvier 2021

A partir du 1er janvier 2021, les demandes de titres européens en cours d’enregistrement devront faire l’objet, dans un délai de 9 mois à compter de la fin de la période transitoire, d’une formalité spécifique au Royaume-Uni, moyennant le paiement de taxes, pour maintenir les effets rétroactifs à la date de priorité.

Néanmoins, afin d’assurer la continuité de la protection des titres au Royaume-Uni dans les meilleures conditions, il est recommandé de demander l’enregistrement d’un titre britannique (marque dessin ou modèle) équivalent dès à présent, la procédure d’enregistrement à compter de janvier 2021 pouvant être longue.

Les demandes de titres à compter du 1er janvier 2021

A la fin de la période transitoire, la protection au Royaume-Uni nécessitera un dépôt de marque nationale ou la désignation de ce territoire dans le cadre d’une marque internationale.

En somme, la transition des titres de l’Union européenne vers des titres nationaux britanniques devrait être fluide, à condition de prendre ses prédispositions. Pour rappel, il est recommandé, avant le 31 décembre 2020 :

  • D’effectuer auprès de l’EUIPO les changements n’ayant pas encore été enregistrés (noms, adresses ou autres informations),
  • De compléter toute formalité de dépôt,
  • De répondre à toute action de l’EUIPO soulevant des objections relatives à des formalités,
  • De solliciter la publication des demandes différées,
  • En cas de titre (marque dessin ou modèle) en cours d’enregistrement auprès de l’EUIPO, de demander dès à présent l’enregistrement d’un titre britannique équivalent.

 

Natalia Moya Fernandez

Benjamin Chahkar

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