Brexit, marques, dessins et modèles européens : que faut-il retenir six mois avant la fin de la période de transition ? EPISODE 2

Dans une précédente publication, les conséquences du retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne (« UE ») ont été envisagées à propos des droits de propriété intellectuelle (« DPI ») enregistrés après la date de fin de la période de transition (consulter cet article).

L’Accord de retrait aménage également le régime applicable aux titres européens qui ont été effectivement enregistrés jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.

Maintien de la protection sur le territoire britannique des titres européens enregistrés avant la fin de la période de transition

a. La création automatique de titres britanniques équivalents aux titres européens enregistrés

L’accord de retrait du Royaume-Uni prévoit, en son article 54, que les titulaires de MUE enregistrées jusqu’au 31 décembre 2020 disposeront automatiquement d’une marque nationale britannique identique couvrant le même signe, les mêmes produits et services et disposant de la même date de dépôt ou de priorité que celle de la MUE parente.

Il est également précisé que les tiers ne pourront pas contester la validité de cette marque britannique clonée au motif que son titulaire n’aurait pas fait un usage sérieux de la MUE parente sur le territoire britannique.

De même, la marque britannique clonée pourra bénéficier du régime de marque renommée lorsque le titulaire de la MUE parente pourra s’en prévaloir. Dans cette hypothèse, à l’issue de la période de transition, le titulaire devra démontrer la réalité de l’usage et de la réputation de sa marque sur le territoire britannique afin d’en invoquer le caractère renommé.

L’accord de retrait prévoit un mécanisme semblable pour les titulaires de DMC : tout DMC enregistré avant la fin de la période de transition permettra à son titulaire d’obtenir automatiquement un dessin et modèle national britannique identique, doté de la même date de dépôt ou de priorité et de la même durée de protection restante.

L’article 55 de l’Accord de retrait entérine le caractère gratuit et automatique de la création des titres britanniques clonés sur les titres européens parents. Les agents de l’UKIPO procéderont à la création de ceux-ci sur la base des informations publiées dans les registres de l’EUIPO. Par conséquent, les titulaires de droits enregistrés jusqu’au 31 décembre 2020 n’auront pas à procéder eux-mêmes à un dépôt ou des formalités spécifiques. Toutefois, l’Accord de retrait rappelle qu’en dépit du caractère automatique de clonage des titres, les titulaires peuvent y renoncer conformément à la loi britannique.

D’après le site de l’UKIPO, cette conversion automatique devrait concerner plus de 1,4 millions de MUE et 700 000 DMC. L’Office britannique insiste sur le fait que les titres qui seront clonés seront des titres indépendants des titres européens.

Le communiqué conjoint de l’EUIPO et la Commission précise que les titulaires des titres britanniques clonés n’auront pas à justifier d’une adresse sur le territoire britannique avant un délai de 3 ans suivant la date de fin de la période de transition.

En tout état de cause, des titres britanniques clonés sur la base de ce système auront une première date de renouvellement identique à celle du titre européen parent.

L’Accord de retrait organise, par ailleurs, le sort de titres nationaux britanniques clonés sur la base de titres européens qui seraient annulés ou déclarés invalides au terme d’une procédure pendante après la fin de la période de transition : les titres britanniques correspondant seront également annulés ou déclarés invalides à la même date que les titres européens parents. Toutefois, si le motif justifiant l’annulation ou l’invalidité du titre européen n’est pas compris dans le droit national britannique, alors le Royaume-Uni ne se trouvera pas dans l’obligation de procéder au retrait du titre (article 54.3).

Enfin, deux dispositions de l’Accord de retrait imposent au Royaume-Uni de mettre en place des mesures de protection sur le territoire britannique des marques internationales enregistrées avant la fin de la période de transition et désignant l’Union européenne (article 56) et des DMCNE divulgués avant cette même date pour une durée au moins équivalente à la durée de protection restante sur l’UE (article 57).

b. Le cas des MUE arrivant à expiration

Les lignes directrices de l’UKIPO traitent deux situations relatives aux MUE arrivant à échéance peu avant la fin de la période de transition, ou peu après celle-ci.

Dans le premier cas, toute MUE ayant expiré six mois avant le 1er janvier 2021 sera tout de même dupliquée en un titre britannique équivalent, dès lors que la MUE pourra toujours faire l’objet d’une procédure de renouvellement tardif. Ainsi, la marque nationale britannique sera qualifiée d’« expirée » à sa création, mais pourra être rétablie en fonction du renouvellement effectif de la MUE parente. Dans cette hypothèse, si le titulaire de la MUE parente fait procéder à son renouvellement tardif, alors la marque britannique clonée sera, elle aussi, automatiquement renouvelée, sans frais ni procédure particulière auprès de l’UKIPO.

Dans le second cas (MUE devant expirer dans les six mois suivant le 1er janvier 2021), le sort du titre britannique équivalent ainsi créé sera indépendant de la MUE et de son renouvellement. L’Office britannique précise qu’une notice informant le titulaire de l’expiration de sa marque lui sera adressée au jour de la date d’échéance ou au cours des jours suivants. Le titulaire de la marque britannique clonée se verra accorder un délai supplémentaire de six mois à compter de cette notification pour procéder au renouvellement de sa marque. Ce renouvellement entraînera les frais habituels prévus par la législation britannique : ces frais correspondront à ceux d’un renouvellement ordinaire et non tardif. Toute procédure concernant la MUE parente n’aura aucun effet sur la marque britannique clonée.