L’avènement imminent du nouveau système européen des brevets : quelles actions entreprendre dès maintenant ?

Le brevet européen à effet unitaire (BU) et la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) vont entrer en vigueur dans quelques mois. Les titulaires de brevets et demandes de brevets européens doivent se préparer aux changements à venir et à prendre des décisions stratégiques dès aujourd’hui.

Qu’est-ce que le brevet européen à effet unitaire ?

Contrairement au brevet européen « classique » qui doit être validé dans l’ensemble des pays où l’on souhaite protéger l’invention, le brevet européen à effet unitaire (BU) permettra d’obtenir, en une seule demande, une protection uniforme dans tous les États membres de l’Union européenne participants à ce nouveau système.

A la date d’entrée en vigueur, les Etats membres participants seront au nombre de 17 : Autriche, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Lituanie, Lettonie, Slovénie.

L’effet unitaire a été conçu pour réduire les coûts de validation et de maintien en vigueur des brevets européens :

• Après une période transitoire d’au moins six ans, aucune traduction du brevet européen ne sera requise pour que le brevet produise ses effets sur le territoire des Etats membres participants.
• Une unique taxe annuelle sera exigée pour le maintien en vigueur du brevet sur le territoire des Etats membres participants.

Le brevet européen à effet unitaire (BU) pourra coexister avec un brevet national pour la même invention, ce qui pourra permettre de sécuriser la protection des inventions les plus importantes.

Rappelons que cet effet unitaire est optionnel : les demandeurs pourront toujours choisir de valider leur brevet européen nationalement comme c’est le cas aujourd’hui.

En choisissant l’effet unitaire, le demandeur soumettra obligatoirement son brevet à la compétence exclusive de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB).

Qu’est-ce que la JUB ?

La JUB dont le siège de la division centrale est à Paris est une nouvelle juridiction internationale constituée pour statuer sur la contrefaçon et la validité des brevets européens à effet unitaire (BU) mais également des brevets européens "classiques".

Une action devant la JUB devrait être particulièrement avantageuse pour les titulaires de brevets européens confrontés à une contrefaçon en Europe, puisqu’elle rendra des décisions directement exécutoires sur le territoire de l’ensemble des Etats membres participants. Cela signifie qu’un produit contrefaisant pourra être interdit simultanément dans l’ensemble des Etats membres participants par l’effet d’une seule décision de la JUB.

En revanche, si le brevet européen est invalidé à l’issue d’une action en nullité, le titulaire perdra sa protection sur l’ensemble du territoire des Etats membres participants.

Si la compétence exclusive de la JUB s’impose pour les brevets européens à effet unitaire (BU), il sera en revanche possible, pendant une période transitoire, d’y déroger (« opt-out ») pour les brevets européens « classiques ».

Il est donc important de peser les bénéfices et les risques associés à la compétence de la JUB sur son portefeuille de brevets européens. Les titulaires de brevets européens doivent donc dès à présent réfléchir à leur stratégie d’« opt-out ». Quelles sont les actions à mettre en place dès aujourd’hui ?

• Auditer votre portefeuille de brevets européens afin de déterminer ceux pour lesquels il est préférable de renoncer à la compétence exclusive de la JUB (« opt-out ») ;
• Réfléchir dès présent à la meilleure stratégie de protection de vos inventions selon le type de brevet (brevet européen à effet unitaire ou non ? Cumul avec un brevet national ? etc.) ;
• Revoir les clauses de tous les contrats de licence existants et autres accords de PI pour les adapter aux implications du nouveau système (par exemple déterminer qui décidera du choix d’un brevet à effet unitaire ? d’une demande d’ « opt-out » ? etc.) ;
• Mettre en place une surveillance des brevets de vos concurrents afin de comprendre leur stratégie en matière d’adhésion/de dérogation au nouveau système et de pouvoir adapter en conséquence votre propre stratégie brevets.

Les équipes de FIDAL et FIDAL INNOVATION sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces actions stratégiques.

Damien REMY & Geoffroy COUSIN