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Modification du Droit des Marques en France !

December 11, 2019

La directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques vient d’être transposée en France !

En effet, suite à l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, le décret d’application du Conseil d’Etat n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits et services et l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) viennent d’être publiés.

Les dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’examen, la publication et l’enregistrement des demandes de marques. Toutefois, les dispositions relatives à la procédure de demande en nullité ou en déchéance d’une marque ainsi que celles relatives au recours contre les décisions du Directeur Général de l’INPI entrent en vigueur le 1er avril 2020.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté de la France d’harmoniser ses procédures avec celles des pays de l’Union Européenne pour une coexistence et un équilibre des systèmes nationaux et ce, dans le but de favoriser la libre circulation des produits et la libre prestation de services au sein de l’Union dans le respect des droits de propriété intellectuelle.

Les titulaires, déposants ou futurs déposants doivent désormais tenir compte des changements immédiats et adapter leur politique de protection de marques à ces nouvelles exigences pour la pérennité de leurs droits !

Les principales modifications à compter du 10 décembre 2019 concernent notamment des points suivants :

  • Modifications de la tarification des taxes officielles de procédures dépôts, de renouvellement et d’opposition.
     
  • Modifications des procédures de dépôt et d’enregistrement d’une marque :
    • Extension des motifs absolus de refus à l’enregistrement ou de nullité des marques compte tenu notamment de :
      • Suppression de l’exigence de représentation graphique par l’application de la détermination précise et claire de l’objet de la protection conférée à son titulaire. Il s’agit d’une évolution vers l’application des jurisprudences de l’UE à cet égard.
      • Renforcement des exigences minimales de dépôt.
      • Stricte appréciation des marques faiblement distinctives.
      • Consolidation du dépôt d’observations écrites de tiers dans le cadre des procédures d’enregistrement des marques puisque dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, ou du règlement d’usage pour les marques collectives ou de garantie, toute personne pourra formuler auprès du Directeur de l’INPI des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la demande d'enregistrement devrait être rejetée.
         
    • Extension des motifs relatifs de refus à l’enregistrement ou de nullité des marques compte tenu notamment de ces éléments :
      • Diversification des droits antérieurs pouvant servir de base à une procédure d’opposition comme notamment les dénominations sociales, les noms commerciaux, les enseignes, les noms de domaine dont la portée n'est pas seulement locale ou encore le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale, ou le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
      • Extension des personnes ayant le pouvoir à agir dans le cadre des procédures d’opposition (le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation).
      • Stricte appréciation de l’usage d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans.
         
  • Modifications des droits conférés par la marque et notamment :
    • Consécration jurisprudentielle de l’interdiction dans la vie des affaires pour les tiers non autorisés de l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion.
    • Application des sanctions de la contrefaçon pour les marques de renommée alors qu’antérieurement, l’atteinte à la marque de renommée devait être recherchée sur le fondement de la responsabilité civile, conformément au régime de la marque notoirement connue prévu par l'article 6 bis de la convention de Paris.
    • Interdiction des marchandises en transit potentiellement contrefaisantes sans qu'elles y soient mises en libre pratique.
    • Condamnation des actes préparatoires de contrefaçon.
    • Possibilité d’action directe pour le titulaire contre la dégénérescence de ses droits dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire.
    • Attention aux usages loyaux du commerce comme pour l’usage d’un signe descriptif ou d’un nom patronymique par une personne physique, qui ne peuvent pas être interdits ou limités.
    • La transmission totale de l'entreprise, y compris en application d'une obligation contractuelle, emporte la transmission des droits attachés à la marque, sauf s'il existe une convention contraire.
    • Régime spécifique pour les marques collectives et de garantie.

Les principales modifications à compter du 1er avril 2020 concernent :

  • Introduction de la compétence de l’INPI pour les procédures administratives en déchéance et en nullité de marques devant l’INPI.

La détermination d’une stratégie de dépôt est donc essentielle et la détermination d’une stratégie de défense, notamment auprès des autorités douanières, est indispensable. Anticipez et préparez-vous dès maintenant à tous ces moyens d’actions pour la pérennité de vos droits.

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