Marques et noms patronymiques – Volet 3

Les marques patronymiques font l’objet de nombreux débats, depuis plusieurs années, en raison notamment de leur nature bicéphale. Attributs de la personnalité et actifs économiques, le nom patronymique et son usage dans la vie des affaires imposent à son exploitant une vigilance constante et une connaissance accrue des défis juridiques que cela peut représenter. 

Comme nous avons pu le développer dans nos précédents articles (Marques et Noms patronymiques Volet 1 et Volet 2), l’utilisation du nom patronymique est une pratique courante dans la vie des affaires, donnant dès lors lieu à de nombreux conflits, parfois sur fond de désaccords familiaux, que les juridictions ont dû appréhender au fil des années.  

En effet, depuis quelques années, les juridictions sont régulièrement saisies de litiges survenus après la cession, par un créateur, des droits portant sur son nom à la société éponyme, laquelle finit parfois par l’évincer. Introduit dans le Volet 1 à travers la présentation de l’affaire Inès de la Fressange, ce troisième Volet expose les décisions les plus récentes précisant les contours juridiques de cette cession ainsi que les arguments invoqués par les créateurs souhaitant poursuivre leur activité en continuant à utiliser leur patronyme. 

La notoriété du nom patronymique est aujourd’hui un critère appréhendé par les Offices et les juridictions pour apprécier le risque de confusion entre deux signes reprenant le même patronyme, ou l’intention frauduleuse du demandeur de la marque contestée. Ce troisième Volet sera ainsi l’occasion de mettre en évidence les problématiques liées à l’exploitation d’activités concurrentes par les membres d’une même famille.
 

1. L’impact de la notoriété du patronyme

Pour la comparaison conceptuelle. Dans le cadre d’une procédure opposant la marque antérieure DON LUCIANO à la demande de marque LUCIANO SANDRONE en classe 33, l’Office était tenu de comparer les signes en présence, en tenant compte notamment de leur similitude conceptuelle. 

La problématique soulevée à l’occasion de cette opposition était la façon de procéder à la comparaison conceptuelle à l’égard de marques constituées de noms et de prénoms. 

C’est par une décision du 27 juin 2019 que la septième chambre du Tribunal de l’Union Européenne  saisie d’un recours contre une décision de l’Office de l’Union européenne(1) pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a précisé les critères applicables dans le cadre de la comparaison conceptuelle de signes comprenant des noms patronymiques. 

Elle distingue alors deux situations. Dans la première, le prénom ou le nom ne véhiculent aucun concept et « ne traduit pas une idée générale et abstraite » ; aucune comparaison conceptuelle n’est alors possible. En l’occurrence, la seule présence du prénom LUCIANO a été jugée insuffisante pour conclure à un risque de confusion.

Dans la seconde, en revanche, le Tribunal vise l’hypothèse où le prénom ou le nom est devenu le symbole d’un concept, soit en raison « de la célébrité de la personne portant ce prénom ou ce nom, ou lorsque ce prénom ou ce nom ont un contenu sémantique clair et immédiatement reconnaissable. ». 

Ainsi, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a décidé, dans un arrêt du 17 juin 2020 (2), opposant la marque antérieure « Massi » à la marque « Messi », déposée par le célèbre footballeur, « qu’il doit, également, être tenu compte de l'éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. La notoriété de M. Messi Cuccittini constituait un facteur pertinent afin d'établir une différence sur le plan conceptuel entre le terme messi et le terme massi ». Le dépôt ultérieur de la marque contestée par le footballeur est donc finalement jugé valable.

Notons dans le même temps, que cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence Picasso (3), selon laquelle les différences conceptuelles neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques. 

Face à l’ajout d’un prénom devant le patronyme notoire. En France, la Haute juridiction est régulièrement amenée à se prononcer sur l’usage, par un membre d’une famille, du patronyme familial dans le cadre d’une activité commerciale concurrente. Dans ce contexte, la notoriété du patronyme peut influencer l’appréciation des juges. 

L’arrêt Petrossian, rendu le 10 octobre 1995 (4) en est une illustration. Deux frères exploitaient les sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian. Le fils de l’un d’eux, Christian Petrossian, après avoir été associé à ces activités, fut révoqué de ses fonctions avant de déposer la marque « Christian Petrossian ». Les sociétés l’ont alors assigné en contrefaçon. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel, retenant que le caractère distinctif du nom Petrossian « conserve un pouvoir distinctif propre » et que « même avec l’adjonction du prénom Christian, la marque Christian Petrossian, employée par des entreprises concurrentes commercialisant du caviar, créait un risque de confusion permettant au titulaire de ladite marque de bénéficier de l’attrait d’un signe distinctif ne lui appartenant pas ». Ainsi, la notoriété du nom Petrossian, suffit pour aggraver le risque de confusion entre la marque et les dénominations sociales, même avec l’ajout du prénom Christian. En statuant ainsi, la Haute juridiction a également fait application de la jurisprudence Bordas (5), relative à l’usage du nom patronymique à des fins commerciales (cf Marques et Noms patronymiques Volet 1).

Face à une exploitation du nom à titre de dénomination sociale. Quelques années avant l’arrêt Petrossian, la cour d’appel de Paris avait déjà statué sur l’ajout du prénom devant un patronyme notoire. Dans l’affaire Poilâne, opposant deux frères souhaitant exploiter chacun leur nom patronymique, pour des produits de boulangerie, la cour d’appel, avait débouté Lionel Poilâne, titulaire de la marque notoire « Poilâne », de sa demande d’annulation de la marque déposée par son frère « Max Poilâne », tout en encadrant strictement l’usage : la marque « ne pourra être utilisée qu’avec le prénom Max sur la même ligne, dans les mêmes caractères, de la même dimension et de la couleur et tonalité que Poilâne ». Cette solution fut par la suite confirmée par la Chambre commerciale (6). 

La Haute juridiction a été saisie à nouveau dans un arrêt du 17 mars 2021 (7), opposant la société Poilâne, à la société Julien Poilâne, à qui il était reproché d’exploiter la marque « Julien Poilâne » et de méconnaître les conditions posées par la cour d’appel s’agissant de l’exploitation de la marque « Max Poilâne ». Les juges ont ainsi distingué deux situations. D’abord, à titre de dénomination sociale, la société Julien Poilâne a pu invoquer l’exception d’homonymie, l’usage du patronyme de son dirigeant, qui « exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction » étant jugé de bonne foi, conformément à l’ancien article L.713-6, a) du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») (8). La Cour de Cassation a confirmé cette appréciation, précisant par ailleurs que la notoriété du patronyme « Poilâne » « n'était pas nécessairement exclusive de la bonne foi invoquée par la société Julien Poilâne ». La pérennité de cette position est toutefois à surveiller compte tenu de la modification de l’article L.713-6 CPI par l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui remplace la bonne foi par la notion d’usages loyaux du commerce, et réserve l’exception aux personnes physiques (9).  

En revanche, concernant l’usage du patronyme Poilâne à titre de marque, la cour d’appel a retenu un risque de confusion entre les signes, estimant que les signes partagent « la dénomination, identique, « Poilâne », laquelle constitue le seul élément de la marque antérieure et l'un des deux éléments verbaux du signe contesté, et que la différence tenant à l'ajout du terme « Julien » n'est pas de nature à atténuer les ressemblances visuelles et phonétiques ainsi mises en évidence, dans la mesure où la dénomination « Poilâne » est distinctive au regard des produits et services en cause et a un caractère dominant au sein du signe contesté, dans lequel le terme « Julien » apparaît comme un prénom se rapportant au nom de la famille Poilâne. ». 

Au regard de ces décisions, on notera que l’ajout du prénom devant un patronyme notoire reste sans effets lorsqu’il est exploité comme marque, les juges retenant alors le risque de confusion.  

Au-delà de l’appréciation des similitudes conceptuelles, les Offices sont également amenés à statuer sur les demandes de nullité visant des marques reprenant un patronyme, notamment en cas de dépôt de mauvaise foi. 

Pour apprécier la mauvaise foi. Très récemment, les Offices français et européens ont été saisis de demandes de nullité visant des marques reprenant les patronymes de tiers, les requérants invoquant principalement la mauvaise foi des déposants. 

Rappelons à ce titre, qu’aux termes des articles L.711-2, 11° du CPI, et 59(1)(b) du RMUE (10) prévoient qu’une marque peut être annulée si elle a été déposée de mauvaise foi. Selon la CJUE (11), cette mauvaise foi suppose, d’une part, que « le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l'usage antérieur du signe au jour du dépôt de la marque contestée », et d’autre part, « que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité » (12).

Sur ce fondement, l’INPI a statué en avril 2024 sur la marque française « Cadault cosmetic », dont l’enregistrement fut contesté par la société Viacom, titulaire des droits sur la série télévisée « Emily in Paris », diffusée deux mois avant le dépôt de la marque contestée (13). Cadault étant le nom d’un personnage secondaire de la série (Pierre Cadault), la requérante se prévaut du dépôt de mauvaise foi pour fonder sa demande de nullité. Retenant que la connaissance du signe par une très grande partie du public n’était pas démontrée, la série présentant toujours le personnage sous son patronyme complet associant prénom et nom, et considérant que le nom « Cadault » ne sera pas « immédiatement associé par le public au patronyme du personnage », l’INPI rejette la demande de nullité, l’intention d’empêcher un tiers d’utiliser un signe nécessaire à son activité n’étant pas démontrée. 

L’EUIPO a, pour sa part, adopté une position différente dans une décision du 2 octobre 2024 relative à la marque européenne « Pierre Cadault » (14). Les faits, similaires à ceux appréciés par l’INPI quelques mois plus tôt, se distinguaient par la reproduction du nom complet du personnage fictif. Ce seul élément a conduit l’Office à retenir la mauvaise foi du déposant, estimant « qu’en raison de la réputation de la série « Emily in Paris » dans l'Union européenne, lancée en octobre 2020, le propriétaire devait connaître le créateur de mode fictif « Pierre Cadault » de la série. (…) Le personnage fictif n'est pas le personnage principal de la série, mais le fait que la série soit célèbre suffit à présumer qu'il existe une connaissance du nom identique d'un personnage de la série incorporé dans la marque EUTM contestée ». La notoriété de la série a donc suffi à présumer la connaissance du nom, et partant, la mauvaise foi.

Toujours en matière de dépôts effectués de mauvaise foi, l’INPI a récemment statué sur la marque « Pompon » déposée par le gestionnaire de boutiques des musées de la ville de Dijon (15). 

A l’origine de la demande de nullité, la société Dixit Arte, commerçant des œuvres de l’artiste François Pompon, en demandait la nullité, soutenant que le déposant cherchait à restreindre la reproduction de l’œuvre de l’artiste, pourtant tombée dans le domaine public. L’INPI fait droit à la demande, retenant qu’en souhaitant imposer des redevances sur l’exploitation du nom Pompon, « le titulaire de la marque contestée a ainsi souhaité détourner le droit des marques de sa finalité (…) et ainsi entraver la libre diffusion et commercialisation des répliques des œuvres de cet artiste». 

    Enfin, les juridictions sont confrontées régulièrement à un autre type de contentieux : ceux opposant un créateur ayant cédé les droits sur son patronyme à sa société, et souhaitant ensuite poursuivre son activité de manière indépendante. 


2. La cession des droits sur son nom par le créateur personne physique

La cession est-elle indéfinie ?

Il est courant aujourd’hui, qu’un créateur choisisse d’exploiter son activité sous son propre patronyme. De nombreux exemples illustrent cette pratique : Inès de la Fressange, Vivienne Westwood, Balenciaga, Versace, ou encore Stella McCartney. 

Toutefois, il arrive que le créateur quitte la société éponyme au sein de laquelle il exerçait son activité, et cède, à cette occasion, les droits attachés à son nom. Lorsqu’il n’a pas anticipé la reprise ultérieure de son activité à titre individuel – et donc l’utilisation de son patronyme -, cela conduit inévitablement à des litiges opposant la société cessionnaire au créateur.

Tel fut notamment le cas d’Inès de la Fressange, dont l’affaire a d’ores et déjà été analysée dans le Volet 1. 

Depuis plusieurs années, les créateurs invoquent divers arguments devant les juridictions, afin de pouvoir poursuivre l’exploitation de leur nom dans le cadre de nouvelles activités de créations. 

Parmi ces décisions, l’arrêt Lacroix (16), rendu par la Chambre commerciale le 8 février 2017, mérite une attention particulière. Dans cette affaire, M. Lacroix, célèbre créateur, avait conclu un contrat de cession de marque autorisant la société cessionnaire à utiliser son patronyme à des fins commerciales. Il permettait plus précisément à la société Christian Lacroix d’utiliser son patronyme et la dispensait d’une autorisation pour tout usage de ce nom lors du dépôt d’une nouvelle marque, notamment.

Après sa démission, il poursuivit néanmoins son activité et conclut un partenariat avec un distributeur de meubles. Les meubles comportaient la mention « designed by Christian Lacroix », ce qui conduisit la société cessionnaire à agir à son encontre. La cour d’appel, considérant que la cession du nom patronymique ne comportait aucun terme, en avait prononcé la nullité sur le fondement de la prohibition des engagements perpétuels. Cette décision fut toutefois censurée par la Haute cour, rappelant que « le contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n'est prévu n'est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis ». 

Par conséquent, en l’absence de terme fixé dans le contrat, la cession des droits est résiliable.

Le nécessaire équilibre entre droit moral du créateur et droits sur la marque. 

La cession de son nom patronymique par le créateur implique de s’interroger sur la question du respect du droit moral du créateur lorsque celui-ci souhaite signer ses nouvelles œuvres. Cette question s’est posée très récemment devant le Tribunal Judiciaire de Paris (17). La créatrice de bijoux Aurélie Bidermann avait cédé à la société AMS Design, l’ensemble de ses marques patronymiques sous lesquelles étaient commercialisées ses créations.

Dans cette même convention, la créatrice cède à titre exclusif, ses droits patrimoniaux sur son nom patronymique, autorisant ainsi la cessionnaire à l’utiliser notamment comme dénomination sociale, ou encore à déposer ou étendre la protection des marques, logos ou noms de domaine incorporant ce patronyme.

C’est à la suite de sa collaboration avec Massimo Dutti, dans le cadre d’une collection de bijoux, que la société AMS Design engage une action en contrefaçon de marque, cette collection étant présentée comme « créée par Aurélie Bidermann ». La créatrice invoque donc son droit moral, qui, selon elle, lui permettait de signer ses créations malgré la cession. Cet argument est cependant rejeté par les juges du fond, mettant alors en balance le droit moral de l’auteur et les droits du titulaire de la marque. Estimant que l’exploitation reprochée consistait notamment en un usage à titre de marque du nom Aurélie Bidermann, ils considèrent ainsi que « si les dispositions légales invoquées relatives au droit moral de l’auteur reconnaissent à celui-ci le droit au respect de son nom et de son œuvre, la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence ne saurait autoriser l’exercice de ce droit au mépris des droits du titulaire de marque et des engagements contractuels pris envers celui-ci, a fortiori lorsque la marque, comme au cas d’espèce, a été cédée par celui-là même qui revendique des droits d’auteur, sauf à violer son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire. ».

Conclusion

Les marques patronymiques constituent une catégorie juridique particulièrement sensible, située à la croisée du droit des marques, du droit des contrats, des droits de la personnalité et parfois des conflits familiaux. Chaque situation présente ses spécificités et impose de trouver un équilibre entre des règles parfois contradictoires, afin de permettre une exploitation sereine, tant pour le titulaire et sa famille que pour les cessionnaires.
 

Article rédigé avec le support d'Inès Jaroniak, stagiaire.
 

Notes : 

1. TUE, 7ème Chambre, Arrêt du 27 juin 2019, Affaire nº T-268/18, Luciano Sandrone c. EUIPO
2. CJUE, 17 sept. 2020, aff. C-449/18 P et C-474/18 P, EUIPO c/ Lionel Andrés Messi Cuccittini
3. CJCE, 12 janv. 2006, aff. C-361/04 P, Picaro c/ Picasso
4. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 juin 1995, 93-14.785
5. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 84-17.163
6. Cour d’appel de Paris, 9 déc. 1992, et Com., 13 juin 1995, 93-15.084
7. Cass. Com, 17 mars 2021, n°18-26.388
8. Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de transposition de 2019, applicable en l’espèce. 
9. La confusion des boulangers : l'affaire « Poilâne » et l'exception d'homonymie – Julie Groffe-Charrier – Dalloz IP/IT 2021. 459
10. Règlement sur la marque de l’Union Européenne (RMUE)
11. CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75 et CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07
12. Rappelé par l’INPI, 13 septembre 2024, NL 23-0183
13. NL 23-0159, 29 avr. 2024, INPI, Cadault cosmetic
14. EUIPO, 2 oct 2024, N° C 64 100
15. INPI, NL 23-0183 13 sept 2024, Pompon
16. Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 Février 2017 – n° 14-28.232
17. TJ Paris, 19 sept. 2025, n°21/00963