Marques et Football – Messi 1 vs Massi 0

Les sportifs de haut niveau peuvent-ils se dispenser de déposer leur nom à titre de marque ?

Les fans de football répondraient sans doute oui mais la réalité est un peu plus compliquée…en effet, un récent contentieux concernant Lionel Messi rappelle que même l'un des plus grands footballeurs de tous les temps doit prouver sa notoriété devant l'Office des Marques Européen. 

Depuis 2012, un litige oppose effectivement le propriétaire de la marque européenne MASSI[1] et le footballeur Lionel Messi, suite au dépôt de la marque européenne « MESSI ».

En 2007, Lionel MESSI avait déposé la marque LIONEL MESSI pour différentes catégories d'activités et notamment les vêtements et articles de sport, et sa marque avait été enregistrée sans contestation le 7 juillet 2008. 

Puis, Lionel Messi a procédé à deux nouveaux dépôts de Marques européens en 2011[2] :

L’un pour les classes de vêtements et articles de sport et l’autre pour des bijoux, cosmétiques et produits de l'imprimerie

C'est la marque qui vise les vêtements et articles de sport qui se voit attaquée en 2012  par le propriétaire de la marque antérieure MASSI, déposée en 1996 et 2003. 

Le 12 juin 2013, la Division des Oppositions décide d’accueillir l’opposition formée par le propriétaire de MASSI considérant que les ressemblances visuelles et phonétiques étaient prépondérantes. Sur la ressemblance conceptuelle, après avoir rappelé les différentes significations des mots MASSI et MESSI dans les différentes langues de l’Union Européenne, l’Examinateur relève qu’une partie du public peut associer la marque MESSI au joueur de Football mais n’en tire aucune conséquence, considérant que les marques ne sont simplement pas similaires d’un point de vue conceptuel[3].

En 2014, la Chambre des Recours de l’EUIPO confirme la décision de la Division d’Oppositions considérant que seule une partie du public peut associer la marque MESSI au joueur de football mais que la majorité ne fera pas cette association. Les ressemblances visuelles et phonétiques restent donc les arguments prioritaires pour conclure à la ressemblance et prononcer le rejet de la demande de marque du footballeur.

Il est intéressant de noter que ces décisions interviennent pourtant dans une période où la notoriété de Lionel Messi ne fait que croitre. En 2012, MESSI a décroché le record de buts marqués en une année, record homologué par le Guiness des Records[4].

Le Footballeur n’abandonne pas et forme un recours devant Le Tribunal de l’Union Européenne, qui vient de rendre le 26 avril 2018 une décision[5] en faveur du footballeur.

C’est sur l’appréciation des ressemblances conceptuelles, que le revirement est total puisque les juges vont considérer que :

• la renommée ne se limite pas aux amateurs de football, Lionel Messi étant un personnage public connu par la plupart des personnes informées, raisonnablement attentives et avisées, qui lisent la presse, regardent les informations à la télévision, vont au cinéma ou écoutent la radio, où l’on peut le voir et où l’on parle de lui régulièrement ;
• la Chambre de Recours aurait dû examiner si une partie significative du public pouvait associer la marque au footballeur plutôt que de supposer que cette association ne serait pas faite par l’ensemble du public pertinent ;
• quand bien même le footballeur n’aurait pas apporté lui-même les éléments prouvant sa notoriété, la renommée du nom Messi, en tant que nom de famille du joueur de football mondialement célèbre et en tant que personnage public, constitue un fait notoire, c’est-à-dire un fait qui est susceptible d’être connu par toute personne ou qui peut être connu par des sources généralement accessibles[6].

Le Tribunal décide donc qu’une telle différence conceptuelle neutralise les ressemblances visuelles et phonétiques entre les marques et empêche tout risque de confusion entre les marques. La marque sera donc enregistrée.

Quelle est l’utilité pour un sportif aussi connu que Lionel Messi de déposer son nom à titre de marque ?

• dans la quasi-totalité des pays, la protection accordée au nom patronymique, même notoire, n’atteint jamais celui de la marque déposée ;
• les sportifs sont très souvent victimes d’usurpation de leur nom patronymique et détenir une marque éponyme est un moyen très efficace de faire cesser ces atteintes[7]. Il y a plus de 50 marques déposées par des tiers dans le monde entier sur le patronyme Messi !
• les noms de certains sportifs sont devenus des marques mondialement connues (Michael Jordan, Stan Smith) qui perdurent au-delà des exploits sportifs.

[1] https://www.massi.bike vélos et accessoires de vélos
[2] Marques n°010181154 et n°013475264
[3] OPPOSITION No B 1 938 458
[4] Homologué au Guinness Book of Records, le record de Lionel Messi est officiel avec 91 buts inscrits en 2012 - Source: Maxifoot
[5] TUE T-554/14 du 26 avril 2018
[6]  Selon la jurisprudence, cependant, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles
[7] Cf. Affaire Neymar, en cours devant le Tribunal de l’Union Européenne : affaire T-795/17