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Illustration récente des enjeux des dessins et modèles communautaires non enregistrés

23 novembre 2020

Le régime des dessins et modèles permet de protéger l’apparence d’un produit par un titre de propriété industrielle. Le dessin est une représentation en deux dimensions et le modèle est quant à lui représenté en trois dimensions mais la protection accordée est identique dans les deux cas. Si cette dernière requiert en principe un enregistrement auprès d’un office (pour les dessins et modèles français, l’Institut national de la propriété industrielle, et, à l’échelle de l’Union européenne, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), le règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit également le régime des dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE). Le récent arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans une affaire opposant la SAS Iro aux sociétés Mango France et a.1 (Cass. com., 14 oct. 2020, n°18-16.426.) illustre les enjeux de certaines règles relatives aux DMCNE.

La distinction entre les dessins ou modèles enregistrés et non enregistrés

L’accès à la protection d’un dessin ou modèle nécessite de démontrer que celui-ci est « nouveau et présente un caractère propre » pour les dessins et modèles français (en application de l’article L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle) ou qu’il est « nouveau et présente un caractère individuel » pour les dessins et modèles communautaires (en application de l’article 4.1 du règlement (CE) n°6/2002). Les articles 5 et 6 de ce règlement précisent que ces deux critères s’appliquent tant pour les dessins et modèles enregistrés que non enregistrés. Pour autant, la protection conférée par l’enregistrement est différente de celle au titre des DMCNE.

La différence la plus flagrante est la durée de protection conférée par l’enregistrement. Les DMCNE ne sont protégés que pendant une durée de 3 ans à compter de leur première divulgation au public au sein de l’Union européenne, contrairement aux dessins et modèles enregistrés dont la protection est octroyée pour 5 ans à compter du dépôt de la demande d’enregistrement et peut être renouvelée jusqu’à 25 ans.

Le titulaire d’un DMCNE peut néanmoins opter pour une protection par un dessin ou modèle enregistré. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n°6/2002 prévoit la possibilité de demander l’enregistrement du dessin ou modèle dans un délai de grâce de douze mois à compter de la divulgation. Si le dépôt n’est pas effectué avant la fin du délai de grâce, seule la protection au titre du DMCNE pourra être revendiquée.

La date de première divulgation constitue donc un enjeu pratique car elle fait courir le délai de protection du DMCNE.

Une autre distinction majeure est celle du monopole conféré par l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire. En effet, comme le dispose l’article 19 du règlement n°6/2002, l’enregistrement octroie au titulaire un droit exclusif d’utiliser ou d’interdire l’usage du dessin ou modèle tandis que les DMCNE ne permettent à leur titulaire d’interdire l’usage que dans le cas d’une « copie ». Ce terme sera plus amplement développé ci-après.

Une autre différence notable consiste en l’appréciation des critères de nouveauté et de caractère individuel. Dans le cas des dessins et modèles enregistrés, leur appréciation est effectuée par l’office auprès duquel la protection est demandée (l’Institut national de la propriété industrielle ou l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), qui a donc la possibilité de refuser la protection s’il estime que les critères ne sont pas remplis. Dans le cas des DMCNE, l’appréciation est faite par le juge, au moment de l’action en contrefaçon. La différence est majeure : la protection des DMCNE peut être refusée au moment où elle est le plus nécessaire. C’est notamment ce qu’illustre l’arrêt commenté.

En l’espèce, la société Iro, spécialisée dans la création d’articles de prêt-à-porter haut de gamme, reprochait aux sociétés Mango d’avoir commercialisé, dans plusieurs de leurs magasins sur le territoire français, un modèle de jupe qu’elle considérait être une contrefaçon de son modèle « Flora », divulgué au public en 2013. Elle les avait donc assignées en 2015 aux fins de les voir condamnées au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur, de la contrefaçon de son DMCNE ainsi que de la concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Paris avaient tous deux rejeté l’ensemble des demandes de la société Iro, écartant notamment l’existence d’un DMCNE en ce qu’elle n’apportait pas la preuve de la nouveauté et du caractère individuel de la jupe. (TGI Paris, 7 juill. 2016, n°15/04334 ; CA Paris, 30 juin 2017, n°16/15538.)
La société Iro s’était pourvue en cassation mais uniquement sur la question de la protection au titre du droit des DMCNE.

L’arrêt de la Cour de cassation fut donc l’occasion de rappeler certains principes relatifs à la protection des DMCNE.

  • L’accès à la protection

Premièrement, la Cour de cassation rappelle le mode d’appréciation des critères de nouveauté et de caractère individuel dont les juges du fond doivent faire application pour déterminer l’accès à la protection au titre des DMCNE.

Concernant le caractère nouveau, l’arrêt rappelle que, en application de l’article 5 du règlement précité, la nouveauté est caractérisée « si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois, des dessins ou modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.» La Cour de cassation rappelle que les juges du fond ne peuvent donc se contenter d’énoncer, pour écarter la nouveauté, qu’il existe des modèles antérieurs identiques. Ils doivent apprécier si ceux-ci sont effectivement identiques ou ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Concernant le caractère individuel, celui-ci est défini à l’article 6 du règlement n°6/2002 et la Cour de cassation rappelle en l’espèce la précision apportée par l’important arrêt Karen Millen de la Cour de Justice de l’Union européenne selon lequel cet article « doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ». (CJUE, 19 juin 2014, C-345/13, Karen Millen)
Il est donc réaffirmé qu’il convient de comparer les modèles en cause dans leur ensemble et non « par référence à l’impression globale produite par une combinaison d’éléments isolés ».

  • L’action en contrefaçon

L’arrêt énonce également de nouveau une règle procédurale importante : en application de l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) n°6/2002, dès lors que les conditions de l’article 11 du règlement sont remplies et que le titulaire du DMNCE indique en quoi celui-ci présente un caractère individuel, il bénéficiera d’une présomption de validité du DMCNE. Cette nuance importante avait déjà été énoncée dans l’arrêt Karen Millen : le titulaire n’est pas tenu de prouver le caractère individuel mais seulement d’indiquer les éléments lui conférant ce caractère. Il appartiendra donc au défendeur à l’action en contrefaçon de démontrer l’absence de caractère individuel.

Comme indiqué précédemment, l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n°6/2002 dispose que le titulaire ne peut empêcher les tiers de faire usage de son DMCNE que dans le cas où il s’agit d’une « copie » de celui-ci. Cette disposition précise également que l' « utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. » L’un des enjeux sera donc la nécessité pour le titulaire de prouver qu’il était possible d’avoir connaissance de l’existence de la divulgation du DMCNE.

Dans une autre affaire opposant la SAS Iro aux sociétés Mango et autres, la Cour d’appel de Paris avait eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 22 mars 2016 la définition du terme « copie » à l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement.(CA Paris, Pôle 5, chambre 1, 22 mars 2016, n° 14/26251.)
Elle énonce ainsi qu’il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’une copie servile (* voir en bas de l'article) pour caractériser la contrefaçon en ce que la notion de copie visée doit être appréhendée à la lecture de l’article 10 de ce même règlement. Par conséquent, une contrefaçon pourra être caractérisée si l’impression d’ensemble produite par les deux produits sur l’utilisateur averti est identique. De légères différences n’empêcheront donc pas de caractériser une atteinte au DMCNE.

  • Ce qu’il faut retenir

Les DMCNE ont donc pour avantage principal d’offrir une protection efficace au niveau de l’Union européenne sans nécessiter d’enregistrement. Pour autant, la reconnaissance de la protection peut être soumise à certains aléas judiciaires et la durée de celle-ci est également relativement courte.

L’ensemble de ces éléments permettent de comprendre l’intérêt de cette protection : il s’agit de protéger des produits ayant un « cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire ». (Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, cons. 16.)

* Dans le même sens : CA Paris., Pôle 5, chambre 1, 25 avril 2017, n° 15/23772 : « Considérant que pour apprécier la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, il ne suffit donc pas, comme pour un dessin ou modèle communautaire enregistré, de rechercher une identité des impressions visuelles globales au sens de l'article 10 du règlement mais également de rechercher si une telle identité résulte d'une copie dont l'article 19, §2 ne précise cependant pas qu'il doive s'agir d'une copie 'servile' à l'identique ».

 

 

Auteurs : Natalia MOYA FERNANDEZ et Benjamin CHAHKAR

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