L’appréciation du risque de confusion dans le domaine pharmaceutique

L’appréciation du risque de confusion dans le domaine pharmaceutique Par une décision récente du 15 octobre 2020 (T-2/20), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après « TUE ») a rappelé des considérations utiles concernant la protection de marques ayant trait à l’exploitation de produits et services pharmaceutiques.

En l’espèce, la société Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG (ci-après « la déposante ») avait désigné le territoire de l’Union européenne par le biais de la demande de marque internationale n°1202538 pour des produits et services des classes 1, 5 et 42. Il s’agissait de la marque:

La société Laboratorios Ern, SA (ci-après « la requérante ») avait formé une opposition contre son enregistrement sur le fondement de sa marque verbale espagnole « BIOPLAK » n° 1120891 enregistrée le 22 juin 1987, notamment pour désigner des produits de « [p]réparations pharmaceutiques » en classe 5 en alléguant l’existence d’un risque de confusion en raison de ressemblances entre les signes ainsi qu’entre les « [p]réparations pharmaceutiques » de sa marque antérieure en classe 5 et certains produits et services de la demande de marque en classes 1, 5 et 42.

La division d’opposition de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») avait rejeté l’opposition et la cinquième chambre de recours de l’EUIPO avait également rejeté le recours de la requérante par décision du 10 octobre 2019.

La requérante avait donc formé un recours devant le TUE aux fins d’obtenir l’annulation de cette dernière décision et le rejet de l’enregistrement de la marque contestée. Par la présente décision, le tribunal rejette le recours et confirme en tous points la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

• En ce qui concerne la comparaison des signes, le TUE confirme que ceux-ci ne sont que faiblement similaires. Il convient de noter que le tribunal confirme la position de la chambre de recours qui avait admis, en suivant la position généralement adoptée, que le préfixe « bio » n’est pas ou peu distinctif pour de tels produits ou services car « largement compris comme faisant référence à plusieurs concepts, selon les produits ou les services auxquels il était associé, pouvant ainsi évoquer la notion de produits ou de services de type "biologique", "organique", etc., ou en tant que synonyme d’ "écologique", évoquant l’idée du respect de l’environnement naturel et, dans le contexte des produits et des services en cause, être spécifiquement perçu comme évoquant clairement le concept de "biodégradable" ».
  Visuellement et phonétiquement, le TUE concède que les signes ont en commun les six premières lettres mais relève notamment qu’il est indifférent que l’un soit en majuscules et l’autre en minuscules, que le signe contesté contient un élément figuratif (contrairement à la marque antérieure verbale) et que les terminaisons des éléments dominants ainsi que l’ajout des termes « bioplastics for a better life » rendent le degré de similitude faible.
  D’un point de vue conceptuel, le tribunal confirme l’analyse de la décision contestée selon laquelle le préfixe « bio » n’est pas distinctif au regard des produits et services désignés, qu’il apparait que le signe contesté fait référence aux plastiques biodégradables et que la marque antérieure « BIOPLAK » fait référence à « quelque chose de nature biologique, mais n’étant ni compréhensible ni identifiable ».
• Concernant la comparaison des produits et services, le TUE confirme le raisonnement de la chambre de recours selon lequel les produits et les services en cause étaient destinés tant à des professionnels qu’aux consommateurs moyens et que pour les produits et services à usage médical ou ayant un impact sur la santé, le degré d’attention du public pertinent est donc élevé.
• Concernant les produits des classes 1 et 5 désignés par la demande de marque opposée, il confirme qu’ils ne sont pas similaires aux « [p]réparations pharmaceutiques » de la marque antérieure. En effet, il s’agit de produits sous une forme brute et non encore associés à d’autres composants pour former un produit fini. Ils diffèrent donc par leur nature, leur finalité et le public auquel ils sont destinés ainsi que les canaux de distribution des produits.
  Le TUE rejette également l’argument selon lequel les produits seraient complémentaires, notamment car la complémentarité entre les produits ne saurait se déduire du seul fait que les uns seraient fabriqués avec les autres.
• Le TUE juge les services scientifiques et technologiques de la classe 42 également distincts des « [p]réparations pharmaceutiques » en classe 5. Leur nature, leur finalité ainsi que le public auquel ils sont destinés diffèrent car ces services en classe 42 sont destinés aux secteurs industriel ou scientifique.
• Le TUE conclut donc à l’absence de tout risque de confusion entre les marques, notamment car le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé, se portant vers les éléments distincts (suffixes, éléments verbaux et figuratifs supplémentaires) plutôt que vers les éléments communs et que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.

En conclusion, cette décision suit les critères déjà établis de l’EUIPO et du TUE en matière de marques et rappelle des éléments d’appréciation indispensables en matière de marques ayant trait à l’exploitation de produits et services pharmaceutiques ou en lien avec la santé :

1. Dans ce domaine, le public pertinent, qu’il soit composé de professionnels ou de consommateurs moyens, aura un degré d’attention plus élevé qu’à l’ordinaire et prendra davantage en compte les différences ;
2. Le préfixe « bio » n’est pas ou peu distinctif pour de tels produits et services ; et
3. Il convient de faire attention au libellé des produits et services : la marque ne pourra constituer un obstacle si elle désigne des produits et services s’adressant à un public différent ou ayant des nature et finalité distinctes.

Il est donc essentiel, au moment de la demande d’enregistrement d’une marque dans le domaine pharmaceutique, de choisir un signe suffisamment distinctif et de bien délimiter les contours des produits et services visés.

Auteurs : Natalia MOYA FERNANDEZ et Benjamin CHAHKAR