MESSI vs MASSI : La notoriété du titulaire de marque, un nouveau critère pour apprécier le risque de confusion ?
La notoriété est régulièrement invoquée dans les litiges en contrefaçon afin d’appuyer l’existence d’un risque de confusion.
Mais elle peut aussi être revendiquée, à rebours, pour démontrer une absence de risque de confusion entre deux marques pourtant très ressemblantes, sur un plan visuel et phonétique.
L’aspect conceptuel peut-il l’emporter face à deux marques qui n’ont qu’une seule lettre de différence ?
C’est sur cette question que la Cour Européenne de Justice vient de se prononcer, dans une décision rendue le 17 septembre 2020, suite au pourvoi formé par l’EUIPO et JM-EV contre la décision du Tribunal de l’Union Européenne du 26 avril 2018 (voir notre commentaire sur l’affaire https://www.fidal.com/fr/actualites/marques-et-football-messi-1-vs-massi-0).
L’affaire oppose le joueur de football Lionel Messi, qui a déposé la marque pour des vêtements et articles de sport au titulaire de la marque européenne MASSI déposée également pour des vêtements et articles de sport.
Le 26 avril 2018, Le Tribunal avait fait droit au recours de Lionel Messi et annulé la décision de la Chambre des Recours de l’EUIPO.
Le titulaire de la marque MASSI et l’EUIPO ont formé un pourvoi reposant sur plusieurs moyens dont un nous parait particulièrement intéressant à souligner car il étend la liste des critères à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion.
En effet, le titulaire de la marque MASSI reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant considéré que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y avait lieu de tenir compte de la notoriété de la personne dont le nom est demandé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne.
La Cour répond que conformément à la jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les ressemblances visuelles, phonétiques ou conceptuelles des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
La Cour estime qu’il doit également être tenu compte de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque, dès que lors que cette notoriété peut, de toute évidence, avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent.
Que retenir de cette décision ?
L’identité du déposant peut jouer un rôle actif dans la comparaison des signes en matière de contrefaçon, et faire, à elle seule, pencher la balance.
Ainsi, lorsqu’un sportif de haut niveau souhaite déposer son nom à titre de marque, est-il finalement plus intéressant de déposer la marque en son nom personnel, avec les conséquences juridiques et fiscales que cela peut comporter si la marque patronymique génère du chiffre d’affaires ou faut-il privilégier le dépôt au nom d’une structure juridique distincte ?
Cet arrêt apporte un critère nouveau qui devra être pris en compte dans la définition de la stratégie de protection et d’exploitation des marques patronymiques de sportifs.